Pas d’usage sérieux, pas de marque : McDonald’s l’a appris à ses dépens.
A l’occasion d’une affaire opposant depuis 2015 la célèbre chaîne de fast-food McDonald’s à une chaîne de restauration rapide irlandaise, Supermac’s, l’enseigne américaine s’est trouvée partiellement déchue de sa marque portant sur son hamburger mythique, « Big Mac ».
Alors que le géant américain s’opposait au dépôt de la marque européenne « Supermac’s », cette dernière a contre-attaqué en agissant en déchéance de la marque « Big Mac » comme cela est possible en droit des marques.
Dune vous propose de découvrir la décision du 5 juin 2024 rendue par le Tribunal de l’Union Européenne pour en apprendre davantage sur la déchéance de marque.
Rappel : une marque déposée doit être exploitée !
La marque européenne « Big Mac », déposée en 1996, est utilisée à des fins de désignation du hamburger phare de McDonald’s. Cependant, cette marque n’est pas utilisée en tant que restaurant, alors même qu’elle est déposée pour ce service.
Comme nous vous l’expliquions au sein de cet article, une marque, dès lors qu’elle est déposée depuis plus de 5 ans et si elle n’est pas utilisée dans l’intégralité des produits et services pour lesquelles elle est déposée, peut être déclarée déchue par les tribunaux et par conséquent annulée en tout ou partie. Cette demande de déchéance peut être présentée par n’importe quel tiers. Cette règle vise à éviter que des marques ne soient monopolisées sans usage réel et empêche les entreprises de bloquer indéfiniment d’autres acteurs du marché.
Afin d’échapper à l’opposition formée par McDonald’s lors du dépôt de la marque « Supermac », qui voulait alors interdire cet enregistrement, Supermac’s a choisi de contre-attaquer en invoquant la déchéance de la marque « Big Mac ».
L’opposition a été examinée par l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), puis la Chambre des Recours, avant que le Tribunal de l’Union Européenne (UE) se prononce sur la réalité de l’exploitation de la marque « Big Mac ».
Le Tribunal de l’UE considère alors que McDonald’s n’a pas démontré l’usage sérieux de sa marque pour certains produits (sandwichs au poulet, aliments à base de volaille) et pour les services de restauration (service de drive et la préparation de plats à emporter) visés dans son enregistrement, car les éléments de preuve fournis par le géant sont insuffisants.
Les preuves d’usage nécessaires pour protéger une marque
Le Tribunal de l’UE revient sur la nature des preuves d’usage admissibles pour démontrer la réalité de l’exploitation commerciale d’une marque. Cela inclut des éléments qui permettent de prouver la commercialisation des produits ou services sous la marque, tels que les volumes de vente, les factures, les publicités ou les campagnes marketing.Les mots d’ordre sont l’exhaustivité et la clarté : il convient de caractériser l’importance de l’usage pour chaque produit et service, en indiquant notamment le volume, la durée, la fréquence des actes d’usage.
Alors que McDonald’s tentait d’apporter la preuve d’exploitation de sa marque pour des sandwichs au poulet par des impressions d’affiches publicitaires et des panneaux de menus relatifs au « Grand Big Mac Chicken », sans prix ni date, des captures d’écran d’une publicité télévisée contenant une mention « confidentielle » et de publications du compte Facebook de McDonald’s France, ou encore des chiffres de vente globaux du sandwich « Big Mac », le Tribunal considère que ces preuves sont insuffisantes.
Le Tribunal souligne que ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude dans quelles quantités, ni avec quelle régularité et récurrence les produits ont été distribués ; et ces éléments ne contenaient aucune information concernant leur réelle diffusion et commercialisation.
McDonald’s a adopté une stratégie différente pour prouver l’usage de ses services de restauration. Par une argumentation alambiquée originale, le géant explique que son produit « Big Mac » est un produit phare de ses restaurants, et qu’il ne pouvait par conséquent être acheté par les consommateurs dans aucun autre restaurant que le sien. La preuve de l’usage de la marque « Big Mac » pour des produits de sandwich à la viande permettrait ainsi à elle seule de prouver l’usage de la marque pour des services de restauration.
Leçons à tirer pour les entreprises et marques déposées
Le Tribunal de l’Union Européenne rappelle en réponse que l’usage d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ni des présomptions, et qu’il doit reposer sur des éléments concrets et objectifs. Faute pour McDonald’s de présenter des preuves de l’usage de la marque « Big Mac » pour des services de restauration, la société est déchue de ce service.
Les preuves tangibles d’usage sont donc à sélectionner avec attention, et ce, dès le dépôt de la marque afin d’anticiper toute problématique future.
L’affaire McDonald’s contre Supermac’s rappelle l’importance d’un usage sérieux et contenu des marques déposées en Europe. La déchéance de la marque “Big Mac” rappelle à toutes les entreprises que déposer une marque ne suffit pas : il faut l’exploiter et prouver son usage avec des éléments concrets !
Si vous avez des marques déposées, assurez-vous de conserver des preuves d’usage suffisantes pour chaque produit et service couvert.
Dune peut vous accompagner dans la sélection de vos preuves d’usage exhaustives et claires.
