Le droit des marques confère un monopole sur un signe pour des produits et/ou services donnés. Ce monopole n’est pas illimité : une des obligations est d’exploiter la marque enregistrée. A défaut, la marque encourt la nullité.
Hasbro, éditrice du célèbre jeu « Monopoly », est titulaire de plusieurs marques éponymes de l’Union Européenne. En 2011, une nouvelle marque « Monopoly » était enregistrée pour des produits et services identiques à ses marques précédentes. Une action en nullité est déposée par une société croate sur le fondement de la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt. Dune vous explique !
Action en nullité d’une marque fondée sur la mauvaise foi
Le droit européen des marques prévoit que l’usage d’une marque n’a pas à être prouvé dans les cinq premières années suivant son enregistrement. C’est seulement à l’issue de ce délai que la validité de la marque pour défaut d’usage peut être contestée et que le titulaire doit en prouver l’exploitation.
Ici, il était question de savoir si Hasbro avait effectué ce 4ème dépôt pour éviter de devoir prouver l’usage des marques antérieures et risquer ainsi de voir certaines de ces marques invalidées pour défaut d’exploitation.
Sur ce point, le règlement européen sur la marque de l’UE prévoit qu’une marque peut être annulée sur la base de la mauvaise foi « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque […] avec l’intention de porter atteinte […] aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir […] un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (point 33).
Ainsi, la société croate considérait que le dépôt de la marque « Monopoly » était fait de mauvaise foi car effectué dans le seul but de contourner l’obligation de prouver l’usage réel des marques antérieures.
Action en nullité recevable au regard de la mauvaise foi avouée d’Hasbro
Hasbro avouait alors que les dépôts successifs de ses marques permettaient effectivement d’éviter de rapporter la preuve d’usage de ses marques notamment en cas d’opposition.
Le Tribunal de l’UE, confirmant la position de la chambre des recours de l’Office de l’Union Européen pour la propriété intellectuelle, constate la mauvaise foi d’Hasbro.
Ainsi, si les faits permettent de démontrer que la volonté du déposant est de détourner une règle de droit pour en tirer profit, cela caractérise un dépôt de mauvaise foi et rend alors nulle la marque pour les produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures.
Attention au maintien de vos marques enregistrées
En annulant la marque « Monopoly », le Tribunal de l’UE avertit donc les titulaires de marque que la réitération d’un dépôt de marque n’est pas interdite mais que la motivation du déposant fera l’objet d’un examen approfondi permettant de déceler ou non la caractérisation d’une mauvaise foi.
Dune vous accompagne dans le dépôt et le maintien en vigueur de vos titres de propriété intellectuelle !
